Antragsteller: Schutz nur durch Patent statt Marke möglich
Auf Antrag von Seven Towns, einem britischen Unternehmen, das unter anderem die Rechte des geistigen Eigentums am "Rubik’s cube" verwaltet, trug das EUIPO im Jahr 1999 die Würfelform als dreidimensionale Unionsmarke für "dreidimensionale Puzzles" ein: Im Jahr 2006 beantragte Simba Toys, ein deutscher Spielzeughersteller, beim EUIPO die Nichtigerklärung dieser dreidimensionalen Marke unter anderem mit der Begründung, dass sie eine in ihrer Drehbarkeit bestehende technische Lösung enthalte und eine solche Lösung nur durch ein Patent und nicht als Marke geschützt werden könne. Das EUIPO wies den Antrag zurück, woraufhin Simba Toys beim Gericht der Europäischen Union Klage erhob und die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO beantragte.
EuG entschied bereits im Jahr 2014 zum Zauberwürfel
Mit Urteil vom 25.11.2014 (BeckRS 2014, 82527) wies das Gericht die Klage von Simba Toys mit der Begründung ab, dass die fragliche Würfelform keine technische Lösung enthalte, die den Schutz dieser Form als Marke verhindere. Das Gericht war insbesondere der Ansicht, dass sich die für den Rubik’s cube charakteristische technische Lösung nicht aus den Merkmalen dieser Form, sondern allenfalls aus einem nicht sichtbaren Mechanismus im Würfelinnern ergebe. Simba toys legte gegen das Urteil des Gerichts ein Rechtsmittel beim Europäischen Gerichtshof ein.
EuGH hob EuG-Urteil auf: Drehbarkeit nicht berücksichtigt
Dieser hob am 10.11.2016 (EuZW 2017, 272) sowohl das Urteil des EuG als auch die Entscheidung des EUIPO auf. In seinem Urteil stellte der Gerichtshof unter anderem fest, dass das EUIPO und das Gericht bei der Prüfung, ob die Eintragung abzulehnen gewesen wäre, weil die streitige Würfelform eine technische Lösung enthält, auch nicht sichtbare funktionale Elemente der durch diese Form dargestellten Ware, wie etwa ihre Drehbarkeit, hätten berücksichtigen müssen. Auf das Urteil des Gerichtshofs hin hatte das EUIPO eine neue Entscheidung zu erlassen, die den Feststellungen des Gerichtshofs Rechnung trägt.
Behörde stellte Verstoß gegen EU-Recht fest
Mit Entscheidung vom 19.06.2017 stellte das EUIPO fest, dass die Darstellung der streitigen Würfelform drei wesentliche Merkmale aufweise, nämlich die Form des Würfels insgesamt, die schwarzen Linien und kleinen Quadrate auf jeder Seite des Würfels sowie die unterschiedlichen Farben auf den sechs Seiten des Würfels. Jedes dieser wesentlichen Merkmale sei zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich, die dadurch entstehe, dass Reihen kleinerer Würfel unterschiedlicher Farben, die einen größeren Würfel bildeten, vertikal und horizontal um eine Achse solange gedreht würden, bis die neun Quadrate jeder Seite dieses Würfels die gleiche Farbe hätten. Da die Verordnung über die Unionsmarke (VO (EG) Nr. 40/94) die Eintragung einer Form nicht zulasse, deren wesentliche Merkmale zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien, stellte das EUIPO fest, dass die streitige Marke unter Verstoß gegen diese Verordnung eingetragen worden sei, und löschte daher ihre Eintragung. Die Rubik’s Brand Ltd., die derzeit Inhaberin der streitigen Marke ist, hat diese Entscheidung des EUIPO beim Gericht angefochten.
EuG zum Zweiten: Beurteilung der unterschiedlichen Farben auf Seiten fehlerhaft
Mit seinem jetzt ergangenen Urteil stellte das Gericht zunächst fest, dass die Entscheidung des EUIPO mit einem Beurteilungsfehler behaftet ist, soweit das EUIPO festgestellt hat, dass die unterschiedlichen Farben auf den sechs Seiten des Würfels ein wesentliches Merkmal der streitigen Marke seien. Zum einen habe nämlich Rubik’s Brand nie behauptet, dass für sie die etwaige Farbgebung jeder Seite des Würfels im Zusammenhang mit der Eintragung der streitigen Marke eine wichtige Rolle spiele, zum anderen lasse sich anhand einer bloßen visuellen Analyse der grafischen Darstellung dieser Marke nicht deutlich genug erkennen, dass die sechs Seiten des Würfels unterschiedliche Farben aufweisen.
Definition der technischen Wirkung bestätigt
Des Weiteren bestätigte das Gericht die in der angefochtenen Entscheidung enthaltene Definition der technischen Wirkung. In diesem Zusammenhang stellte das EuG fest, dass die streitige Würfelform das Erscheinungsbild der konkreten Ware darstellt, für die die Eintragung beantragt wurde, nämlich des als "Rubik’s cube" bekannten dreidimensionalen Puzzles. Bei dieser Ware handele es sich um ein Spiel, dessen Ziel es sei, ein farbiges dreidimensionales Puzzle in Form eines Würfels mit sechs Seiten von unterschiedlicher Farbe wiederherzustellen. Dieses Ziel werde dadurch erreicht, dass Reihen kleinerer Würfel unterschiedlicher Farben, die Bestandteile eines größeren Würfels sind, so lange vertikal und horizontal um eine Achse gedreht werden, bis die neun Quadrate jeder Seite dieses Würfels die gleiche Farbe haben.
Schwarze Linien als wesentliches Merkmal
Hinsichtlich der Beurteilung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale der streitigen Marke ist das Gericht wie das EUIPO der Auffassung, dass das wesentliche Merkmal, das in den schwarzen Linien besteht, die sich horizontal und vertikal auf jeder Seite des Würfels kreuzen und jede dieser Seiten damit in neun kleine Würfel gleicher Größe unterteilen, die in drei Reihen von jeweils drei angeordnet sind, erforderlich ist, um die angestrebte technische Wirkung zu erreichen. Diese schwarzen Linien würden nämlich eine physische Trennung zwischen den verschiedenen kleinen Würfeln darstellen, die es dem Spieler ermögliche, jede Reihe kleiner Würfel unabhängig voneinander zu drehen, um diese kleinen Würfel in der gewünschten Farbkombination auf den sechs Seiten des Würfels anzuordnen. Eine solche physische Trennung sei notwendig, um die verschiedenen Reihen kleiner Würfel mit Hilfe eines Mechanismus im Würfelinnern vertikal und horizontal drehen zu können. Ohne eine solche physische Trennung wäre der Würfel nichts weiter als ein fester Block, der kein einzelnes Element enthielte, das sich unabhängig bewegen ließe.
Form hätte nicht als Unionsmarke eingetragen werden dürfen
Was das wesentliche Merkmal der Form des Würfels insgesamt betrifft, teilt das Gericht in seinem Urteil die Auffassung des EUIPO, dass die Würfelform untrennbar ist von zum einen der Gitterstruktur, die aus schwarzen Linien besteht, die sich auf jeder Seite des Würfels kreuzen und jede dieser Seiten in neun kleine Würfel gleicher Größe unterteilen, die in drei Reihen von jeweils drei angeordnet sind, und zum anderen der Funktion der konkreten Ware, die darin besteht, dass sich die Reihen kleiner Würfel horizontal und vertikal drehen lassen. In Anbetracht dieser Elemente könne die Form der Ware nämlich nur die eines Würfels, also eines regelmäßigen Hexaeders, sein. Daher gelangte das Gericht zu dem Schluss, dass zwar die unterschiedlichen Farben auf den sechs Seiten des Würfels kein wesentliches Merkmal der streitigen Marke darstellen, aber die beiden vom EUIPO zutreffend als wesentlich eingestuften Merkmale dieser Marke zur Erreichung der mit der durch die fragliche Würfelform dargestellten Ware angestrebten Wirkung erforderlich sind, und diese Form daher nicht als Unionsmarke hätte eingetragen werden dürfen. Folglich bestätigte das Gericht die angefochtene Entscheidung und wies die Klage von Rubik’s Brand ab.
