Die Umschlagfarbe der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW), das NJW-Orange, bleibt als Marke geschützt. Das hat das BPatG entschieden (Beschluss vom 19.06.2024 – 29 W (pat) 24/17). Der Marken-Beschwerdesenat bestätigte dabei, dass das charakteristische Orange als Farbe der NJW am Markt hinreichend bekannt sei und mit dem Beck-Verlag und seiner Zeitschrift identifiziert werde.

Der Markenstreit dauerte seit 2015 an und nahm seinen Anfang mit einem Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gegen die seit dem 10. Juni 2008 angemeldete Farbmarke Nr. 30 2008 037 660. Es handelt sich dabei um einen extra für den Verlag angemischten Orangeton mit der internen Bezeichnung des Herstellers K E 194 156. In ihrem Antrag stützte sich die Beschwerdeführerin im Wesentlichen – und bis zum jüngsten Beschluss – darauf, dass die Marke nicht unterscheidungskräftig sei und sich auch nicht hinreichend am Markt durchgesetzt habe, um mit der NJW identifiziert zu werden. 

Steht NJW-Orange wirklich für die NJW?

Rechtlicher Hintergrund ist § 8 Abs. 2 MarkenG. Danach sind unter anderem solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die vertriebenen Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Absatz 3 der Vorschrift sieht aber vor, dass diese Hindernisse ausnahmsweise nicht gelten, wenn sich die Marke bereits ausreichend am Markt durchgesetzt hat. Praktische Relevanz entfaltet diese Ausnahme gerade bei Farbmarken, die regelmäßig aus sich heraus keine starke Identifikationswirkung haben.

So liegt es auch beim NJW-Orange, denn ein bloßer Orange-Ton vermag für sich genommen auch im Fachpublikum noch keine Assoziation mit einer bestimmten Zeitschrift herzustellen. Folglich ging es im hiesigen Verfahren eben darum: ob das NJW-Orange einem breiten Publikum bekannt ist und mit der Zeitschrift bzw. dem Verlag identifiziert wird.

Nachdem die zuständige Abteilung im DPMA den Löschungsantrag zurückgewiesen hatte, legte die Antragstellerin Beschwerde zum BPatG ein, die in der Sache keinen Erfolg hatte. Dabei stützte sich der Senat jedoch auf die bis dahin geltende Rechtsprechung des BGH, nach der Zweifel an der Marktdurchsetzung zu Lasten desjenigen gingen, der einen Löschungsantrag stellte. Auf die Rechtsbeschwerde der Beschwerdeführerin hob der BGH diese Entscheidung jedoch wieder auf: Zwischenzeitlich hatte der EuGH entschieden, dass bei Zweifeln an der Marktdurchsetzung die Beweislast trägt, wer die Marktdurchsetzung behauptet. 

57,1 % der Befragten identifiziert NJW-Orange mit dem Beck-Verlag

So musste das BPatG neu entscheiden und sich dabei – mittlerweile im Jahr 2022 angekommen – vertieft mit der Marktdurchsetzung des NJW-Orange befassen. Hierzu wurde auf Antrag des Verlags C. H. Beck ein demoskopisches Sachverständigengutachten eingeholt, im Rahmen dessen der Verlag Farbkarten einreichte, die 205 Personen vorgelegt wurden, welche sodann einen Fragebogen auszufüllen hatten.

Im Rahmen der Studie erklärten 57,6% der Befragten, sie hätten die abgebildete Farbe im Zusammenhang mit juristischen Fachzeitschriften schon einmal gesehen, 26,3% antworteten mit "Kommt mir bekannt vor/ glaube schon". 16,1% antworteten mit "Nein, unbekannt", wovon zwei Befragte – mithin ca. 1% der Stichprobe – auf Nachfrage erklärten: "Farbe von NJW", bzw. "Ich glaube die Neue Juristische Wochenzeitschrift ist orange". Das geschützte NJW-Orange wurde somit von 84,9% (57,6% 26,3% 1%) der Befragten mit "juristischen Fachzeitschriften" in Verbindung gebracht. Wie sich aus weiteren Fragen ergab, wies die Farbe zudem für 64,9% auf einen ganz bestimmten Verlag hin, 57,1% brachten explizit den Verlag C. H. Beck damit in Verbindung.

"Jahrzehntelange, präsente Benutzung" des NJW-Orange gerichtsbekannt

Das BPatG bestätigte das Ergebnis des Gutachtens aus eigener Erfahrung: "Die jahrzehntelange, ununterbrochen bis zum Entscheidungszeitpunkt und auch in der Werbung präsente Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren 'juristische Fachzeitschriften' im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und nach der Wiedervereinigung auch in den neuen Bundesländern ist den Mitgliedern des Senats als Teil der angesprochenen Verkehrskreise gerichtsbekannt", führte das Gericht aus. Spätestens seit 1976 werde der fragliche Orange-Ton andauernd und intensiv für die NJW genutzt.

Transparenzhinweis der Redaktion: Die NJW erscheint im Verlag C. H. Beck, zu dem auch beck-aktuell gehört.