Die Anmeldung einer Marke ist relativ leicht zu bewerkstelligen. Oft wird aber übersehen, dass nach der Eintragung oder der Beendigung eines eventuellen Widerspruchsverfahrens nur fünf Jahre Zeit bestehen, um sie ernsthaft für die geschützten Waren und Dienstleistungen im Markt zu benutzen. Dieser Benutzungszwang gilt einheitlich in der Union. Anderenfalls kann jeder, den sie oder deren Inhaberin stört, vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), den Gerichten oder dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) den Verfall geltend machen. Folge ist, dass die Marke – ganz oder teilweise – gelöscht wird.
Aufwendige Dokumentation
Der Inhaber muss nicht nur im Verfallsverfahren, sondern auch oft in Widerspruchs- und Verletzungsverfahren nachweisen, dass er die Marke nicht nur zum Schein, sondern die letzten fünf Jahre umfassend benutzt hat. Das klingt einfacher, als es ist. Erforderlich ist unternehmensintern innerhalb oft knapper Fristen das Sammeln vieler Belege. Denn der Inhaber muss durch Dokumente nachweisen, dass er die eingetragene Marke in der registrierten oder in nahezu identischer Form für die unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen mit gewissen Umsätzen benutzt hat.
Der Teufel steckt oft im Detail. Eine Flut an Rechnungen, Dokumenten über die konkrete Art und Weise der Benutzung, Umsatzangaben, eidesstattliche Versicherungen etc. müssen im Ernstfall schnell und umfassend zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere wenn bekannte Marken (manchmal auch nur teilweise) gelöscht werden, weil die Benutzungsnachweise nicht ausreichen, erwacht auch das Interesse des breiten Publikums. So etwa, als Anfang 2019 das EUIPO die Marke „Big Mac“ von McDonald’s löschte (inzwischen ist diese Entscheidung korrigiert worden).
Markenrechtliche Verfallsverfahren sind geradezu en vogue. Wichtigster Grund dafür ist, dass aufgrund europäischer Harmonisierungsmaßnahmen seit dem 1.5.2020 auch in Deutschland die Nichtbenutzung selbstständig mit einem Verfallsverfahren beim DPMA verfolgt werden kann. Ein solches ist kostengünstig: nur 100 Euro für den Antrag und 300 Euro für die Weiterverfolgung des Verfallsantrags, soweit der Inhaber Widerspruch einlegt. Ein echtes Risiko nimmt der Antragsteller also nicht auf sich. Ein Verfallsantrag ist daher ein einfaches Mittel, um sich gegen eine Abmahnung wegen Markenverletzung zur Wehr zu setzen.
Dieses Verhaltensmuster ist zudem dadurch erleichtert worden, dass der EuGH und ihm folgend der BGH Anfang 2021 die Beweislast für die ernsthafte Benutzung dem Markeninhaber aufgebürdet haben (EuGH GRUR 2021, 613 – Husqvarna/Lidl; BGH GRUR 2021, 736 – Stella). Nach früherer Rechtslage musste der Dritte zumindest noch darlegen, dass er die Benutzung im Markt nicht mittels einer Recherche feststellen konnte. Heute reicht bereits ein „Einzeiler“ an das zuständige Amt, um den Verfall geltend zu machen. Die operativen Abteilungen in Unternehmen wissen oft nicht, auf was es zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung ankommt. Deswegen machen Schulungen und Merkblätter, wie selbige jährlich dokumentiert werden soll, Sinn. Wird das Zusammenstellen von Rechnungen und Screenshots oder Werbeanzeigen und -prospekten einmal im Jahr angeordnet, wird dies irgendwann zu einem Automatismus, der für die jeweiligen Fachabteilungen gar nicht so aufwendig ist.
Missbrauch verhindern
Die Belastung von Inhabern mit Benutzungsnachweisen erreicht allerdings auch oft die Grenze schikanösen Verhaltens. Häufig wissen Dritte sehr genau, dass Marken für bestimmte Waren und Dienstleistungen benutzt werden, stellen aber nach einem Angriff durch Abmahnung oder Klage gleichwohl Verfallsanträge beim DPMA oder dem EUIPO. Die Rechtsprechung muss hier strengere Grundsätze entwickeln, um entsprechende Praktiken zu verhindern. Auch darf ein Verfallsantrag nicht zur Ausforschung von Umsätzen und Geschäftsgeheimnissen des Mitbewerbers dienen. Es sind also alle Beteiligten gefordert, den Benutzungsnachweis nicht ausarten zu lassen.
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