Jan Gerd Mietzel; Gabriela Zuffo

.eu-ADR Januar/Februar 2008: Republik Türkei - Markenrechte wie ein Mitglied


Im betrachteten Zeitraum veröffentlichte der Tschechische Schiedsgerichtshof 14 ADR-Entscheidungen zu .eu-Domains. Sämtliche Entscheidungen wurden durch einen Einzelrichter gefällt. In lediglich einem Fall kam es zu einer Abweisung der Beschwerde. Sechsmal war die Verfahrenssprache Englisch, viermal Deutsch. Je einmal wurde auf Holländisch, Italienisch, Polnisch und Tschechisch prozessiert.

Edf-uk, microapp, orencia u.a. - Säumnis und fehlendes Interesse ...

Die Tatsache, dass in neun der hier betrachteten 14 Fälle das ADR-Verfahren ohne Stellungnahme des Bg. ablief und dieser sich in einem weiteren Fall - namentlich dem Verfahren 04723 (videx) - darauf beschränkte, die Übertragung der Domain gegen Rücknahme der Beschwerde anzubieten, lässt bereits erahnen, dass die Schiedskommissionen sich auch in den ersten Monaten dieses Jahres hauptsächlich mit typischen Cyber\squatting-Fällen zu beschäftigen hatten. Anders als in vorangegangenen Entscheidungen teilweise schon geschehen (s. etwa die Fälle 03210 (dacta), 04192 (commend) oder 04244 (dinerscard) - jeweils mit Hinweis auf Art. B 10 (a) der ADR-Regeln), wurde der fehlende Vortrag des Bg. allerdings in keinem Fall als Anerkenntnis gewertet. Vielmehr erfolgte stets eine (mehr oder weniger ausführliche) Sachverhaltsprüfung, wobei die Schiedskommission im Fall 04261 (motorshowbolognafiere) sogar ausdrücklich festhielt, der vom Bf. geltend gemachte Anspruch könne - entsprechend den in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit anerkannten Regeln - auch bei Säumnis des Bg. nicht lediglich "abgesegnet" werden. In der eben angeführten Entscheidung hatte die Bf. (die Firma BolognaFiere SPA) dann auch das Pech, dass die Begriffskombination "motorshowbolognafiere", die sie i.R.e. Europäischen Wort-/Bildmarke hatte schützen lassen, von der Schiedskommission als rein beschreibend eingeordnet wurde, sodass es (trotz fehlender Nutzung der Domain durch den Bg.) zu einer Abweisung der Beschwerde kam. Ganz anders hatte hier noch die Schiedskommission im Fall 04362 (fieradibologna) geurteilt, die den dort streitigen Domainnamen ohne weiteres als verwirrend ähnlich mit der Firma und den entsprechenden Markenrechten der Bf. bewertet hatte. Keine diesbezügliche Überraschung beinhalteten die Entscheidungen 04744 (edf-uk) und 04656 (gls-bank, u.a.). Die der Marke nachgestellten generischen Begriffe hatten hier keinen Einfluss auf die Annahme einer verwirrenden Ähnlichkeit, wobei die Schiedskommission im erstgenannten Fall entschied, dass die - durch den eingefügten Bindestrich bedingte - Trennung der beiden Elemente den Markenbestandteil der Domain noch akzentuiere. In den Verfahren 04744 (edf-uk), 04690 (firenze), 04664 (fobazo); 04616 (microapp), 04729 (orencia), 04607 (streetone), 04829 (tobias-grau, u.a.) und 04723 (videx) stellte die Schiedskommission jeweils nur das Fehlen eines Rechts bzw. berechtigten Interesses fest und verzichtete darauf, der Frage nachzugehen, ob darüber hinaus auch die Voraussetzungen für die Annahme einer Bösgläubigkeit vorlagen. Ausdrücklich bejaht wurde diese hingegen in den Verfahren 04759 (cyworld), 04735 (tekom) und 04656 (gls-bank, u.a.), in denen ein Verkaufsangebot auf der jeweiligen Internetpräsenz (in den beiden erstgenannten Fällen handelte es sich dabei um eine Parking Site der Firma Sedo) unschwer eine Einordnung in die Fallgruppe des Art. 21 Abs. (3) (a) VO (EG) Nr. 874/2004 ermöglichte. Im letztgenannten Fall - Bg. war hier wiederum die mittlerweile notorische Zheng Qingying - wurde dieses Urteil zusätzlich noch auf ein Verhaltensmuster i.S.d. Art. 21 Abs. (3) (b) (i) VO (EG) Nr. 874/2004 gestützt.

Turkey - (Marken-)Recht trotz fehlender Mitgliedschaft

Gesonderte Erwähnung verdient hier die Entscheidung 04739 (turkey). Zum einen deswegen, weil sie vom Sachverhalt (insb. im Hinblick auf die von den Bg. unter den jeweiligen Domains zum Abruf bereitgestellten Inhalte) eine sehr starke Ähnlichkeit zu der im letzten Beitrag (MMR 2/2008, S. XII) behandelten Entscheidung 04646 (davos) aufweist, zum anderen, weil mit ihr erneut Unsicherheit bzgl. der Frage entsteht, welche Rechte vom Schutz der Art. 21 (1) bzw. 10 (1) VO (EG) Nr. 874/2004 umfasst werden. Bf. war hier die Republik Türkei, vertreten durch ihren Stuttgarter Generalkonsul. Bei der Bg. handelte es sich um die holländische Traffic Web Holding B.V. Diese hatte die Domain in der Sunrise-Periode auf der Basis einer für Bleichmittel eingetragenen Benelux-Marke "TU&RKEY" registrieren lassen und stellte dort - unter Verwendung der auch unter davos.eu zum Einsatz kommenden Formatvorlage - ein (rudimentäres) Informationsangebot zur Türkei bereit. Die Bf. konnte sich i.R.d. von ihr angestrengten Beschwerde allein auf eine türkische Marke berufen, sodass die Schiedskommission zunächst darüber zu entscheiden hatte, ob eine solche (außereuropäische) Marke überhaupt zum Kreis der durch Art. 21 (1) bzw. 10 (1) VO (EG) Nr. 874/2004 geschützten Rechte gehört. Dabei kam sie - unter Verweis auf die Entscheidung 01580 (auntminnie) - zu dem Schluss, dass die Mitgliedstaaten der EU auf Grund völkerrechtlicher Verträge auch Kennzeichenrechte von Nichtmitgliedstaaten anerkennen würden und dementsprechend der Bf. ebenfalls ein Recht i.S.d. Art. 21 (1) VO (EG) Nr. 874/2004 zuzuerkennen sei. Auch der Bg. sprach die Schiedskommission nachfolgend allerdings ein Recht i.S.d. Art. 21 (1) (a) VO (EG) Nr. 874/2004 zu. Dieses leitete sie aus der o.g. Benelux-Marke ab, wobei sie zur Transkribierung des "&"-Zeichens ausführte, die diesbezügliche Debatte sei als dahingehend beendet anzusehen, dass dem Antragsteller die Freiheit zukäme, selbst darüber zu entscheiden, ob er eine Transkribierung vornehmen wolle oder nicht. Ein legitimes Interesse der Bg. an der Nutzung der Domain wurde gem. Art. 21 (2) (a) VO (EG) Nr. 874/2004 bejaht. Die Schiedskommission nahm dann aber eine Bösgläubigkeit nach Art. 21 Abs. (3) (b) (i) VO (EG) Nr. 874/2004 an, die u.a. mit Hinweis auf die bereits gegen die Bg. ergangene Entscheidung 00475 (helsinki) begründet wurde. Entsprechend wurde der Bg. die Domain aberkannt. Die Möglichkeit einer Übertragung schloss die Schiedskommission aber - unter Hinweis auf die nicht erfüllten Voraussetzungen des Art. 4 (2) (b) VO (EG) Nr. 733/202 - aus, wobei sie ausführte, dass anders hätte entschieden werden können, wenn der Generalkonsul mit einer Lizenz an der Marke der Bf. ausgestattet gewesen wäre. Diese Entscheidung vermag - insb. im Hinblick auf die in ihr enthaltenen Ausführungen zum Recht der Bf. - kaum zu überzeugen. Selbstverständlich existieren auch im Bereich des geistigen Eigentums internationale Verträge (z.B. Madrider Abkommen, Madrider Protokoll, PVÜ oder TRIPS), die in gewissem Umfang voraussetzen, dass die in anderen Ländern existierenden Kennzeichenrechte anerkannt und respektiert werden. Die unmittelbare Wirkung der in einem bestimmten Land (oder Staatenverbund) erworbenen Kennzeichenrechte außerhalb des jeweiligen Territoriums (wie im Fall der notorischen Marke gem. Art. 6bis PVÜ) bleibt aber eine deutliche Ausnahme. Dementsprechend hätte es in der vorliegenden Entscheidung einer klaren Aussage dahingehend bedurft, nach welcher Vorschrift die (türkische) Marke der Bf. auch in der EU (oder zumindest einem ihrer Mitgliedstaaten) Schutz genießen sollte. Mit dem allgemeinen Hinweis auf völkerrechtliche Verträge bleibt die Entscheidung leider genauso vage wie die Ausführungen der Schiedskommission im Fall 01580 (auntminnie). Der Widerspruch zu einer Entscheidung wie im Fall 00478 (picmg) kann damit nicht aufgelöst werden (zu diesem Verfahren schon Mietzel/Prates Bendlin, MMR 10/2007, S. VIII). Die Rechtsunsicherheit über den Umfang der von Art. 21 (1) bzw. 10 (1) VO (EG) Nr. 874/2004 erfassten Rechte verbleibt und lässt die auf ein außerhalb Europas begründetes Kennzeichenrecht gestützte Beschwerde zum Vabanque-Spiel werden.

Links zum Volltext der behandelten Verfahren:

04759 (cyworld): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04759

04744 (edf-uk): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04744

04690 (firenze): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04690

04664 (fobazo): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04664

04656 (gls-bank, u.a.): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04656

04749 (jboss): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04749

04616 (microapp): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04616

04261 (motorshowbolognafiere): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04261

04729 (orencia): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04729

04607 (streetone): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04607

04735 (tekom): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04735

04829 (tobias-grau, u.a.): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04829

04739 (turkey): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04739

04723 (videx): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04723

RA Dipl.-Kfm. Jan Gerd Mietzel, MMlaw Rechtsanwälte, Ratingen/stud. iur. Gabriela Zuffo, Universität São Paulo, Brasilien.


MMR 2008, Heft 4, XXV