Jan Gerd Mietzel, Patricia Prates Bendlin

.eu-ADR August 2007: Beweispflicht bei fremden Marken und Territorialitätsprinzip


Im August veröffentlichte der Tschechische Schiedsgerichtshof (CAC) dreizehn ADR-Entscheidungen zu .eu-Domains, die alle aus einem Verfahren gegen den Domaininhaber resultierten. Sämtliche Entscheidungen wurden durch einen Einzelrichter gefällt. Nur in einem Fall entschied man dabei gegen den Bf. Achtmal war die Verfahrenssprache Englisch. Zweimal wurde auf Griechisch, jeweils einmal auf Holländisch, Schwedisch und Spanisch prozessiert.

Nimm2-lachgummi u.a. - Bekannte Marken, (un)bekannte Domaininhaber

In den Fällen 04481 (clarins), 04485 (grundig), 04336 (nimm2-lachgummi), 04320 (nuernbergmesse) und 04423 (sony-ericsson) lassen die streitgegenständlichen Domainnamen schon erahnen, dass es kaum möglich war, den Domaininhabern guten Glauben zu unterstellen. Bekanntheit kam hier in der Regel nur den angeführten Marken sowie den Bf. zu. Lediglich im Verfahren 04336 war der Schiedskommission auch die Bg. (World Online Endeavours) ein Begriff. Grund dafür waren zwei Entscheidungen, mit denen ihr die Domains aolireland.eu bzw. sirena.eu aberkannt worden waren. Wie in den Fällen 04118 (fujinon) und 04451 (paofc) - hier kannte man die Bg. aus den Verfahren um die Domains disneylandparis.eu und zero09.eu bzw. aus dem Verfahren um die Domain panathinaikosfc.eu - wurde die Bösgläubigkeit daher mit einem Verhaltensmuster i.S.d. Art. 21 (3) (b) (i) VO (EG) Nr. 874/2004 begründet. In der Entscheidung 04320 war es ein (an den Bf. gerichtetes) ausdrückliches, in der Entscheidung 04481 ein (über die Domain abrufbares) implizites Verkaufsangebot, das zur Annahme von Bösgläubigkeit nach Art. 21 (3) (a) VO (EG) Nr. 874/2004 führte. Eine etwas ausführlichere Begründung hätte man sich vielleicht im Verfahren 04423 gewünscht. Die - sicherlich zutreffende - Annahme einer bösgläubigen Registrierung war hier allein mit der großen Bekanntheit der dem Domainnamen entsprechenden Marke und ohne Bezug auf irgendeine Norm begründet worden. Im Fall 0448 schließlich bedurfte es - ebenso wie in der Entscheidung 04562 (adina) - keiner näheren Ausführungen der Schiedskommission, da der Bg. der Übertragung der Domain hier ausdrücklich zugestimmt hatte.

Hullutpaivat/Galnadagar - Nicht mit Mamas Marke

Im Fall 04458 (hullutpaivat, galnadagar) war die Beschwerde u.a. auf ein der Domain entsprechendes Markenrecht gegründet worden. Wie auch im Fall 04438 (interactive-brokers) war Markeninhaber aber nicht der Bf. sondern ein anderes Unternehmen. Im Fall 04458 wurde dieses als "Muttergesellschaft" des Bf. bezeichnet, im Fall 04438 unterblieb jede nähere Erklärung. Der Beweis einer gesellschaftsrechtlichen Beziehung zum Markeninhaber war in keinem der Fälle erbracht worden. Die Schiedskommissionen beider Verfahren erklärten übereinstimmend, dass auch ein solcher Beweis allerdings nicht ausgereicht hätte, ein notwendiges Recht i.S.d. Art. 21 (1) VO (EG) Nr. 874/2004 zu belegen. Bf. und Markeninhaber seien jeweils rechtlich getrennte Unternehmen, deren Kennzeichenrechte einander nicht ohne weiteres zugerechnet werden dürften. Um ein markenbezogenes Recht des Bf. zu belegen, hätte es vielmehr der Vorlage einer entsprechenden Lizenzabrede bedurft. Diese eigentlich recht nahe liegende Feststellung, die für den Verfahrensausgang in beiden Fällen letztlich ohne Bedeutung blieb, weil die Bf. das notwendige Kennzeichenrecht auch aus ihrem jeweiligen Firmennamen ableiten konnten, ist deswegen erwähnenswert, weil in vorangegangenen Fällen z.T. deutlich abweichend entschieden wurde. So erklärte die Schiedskommission im Fall 04213 (enterpriserentals), dass sie es für legitim erachte, die Behauptung eines Unternehmens, ihm sei von Seiten seiner Muttergesellschaft eine Lizenz nur Nutzung ihrer Markenrechte eingeräumt worden, unüberprüft zu akzeptieren. Eine vergleichbare Entscheidung wurde im Fall 04015 (tirfor, secalt), hinsichtlich der Marke Secalt getroffen. Die Schiedskommission im Fall 04039 (aolmail, aolspain) ließ es schließlich genügen, dass die Marke, auf die sich der Bf. berief, auch auf dessen Website benutzt wurde.

PICMG - Das Territorialitätsprinzip in der .eu-ADR

Im Verfahren 04478 (picmg) hatte der Bf. sein Recht an der streitgegenständlichen Domain allein aus einer (beim USPTO eingetragenen) US-Marke abgeleitet. Die Schiedskommission stellte fest, dass nach ihrer Kenntnis noch in keiner .eu-ADR-Entscheidung einer US-Marke die Qualität eines nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten Rechts i.S.d. Art. 21 (1) VO (EG) Nr. 874/2004 zugestanden worden sei. Entsprechend kam sie zu einer Abweisung der Beschwerde. Wiederum wäre diese Entscheidung eigentlich nicht der Erwähnung wert, wenn nicht der gleichgelagerte Sachverhalt zuvor doch schon eine entgegengesetzte Bewertung erfahren hätte. So hatte die (dreiköpfige) Schiedskommission im Fall 01580 (auntminnie) argumentiert, dass das nationale Recht eines Staates die Rechte, die nach den Gesetzen anderer Staaten begründet wären, üblicherweise anerkenne, ohne ihren Anwendungsbereich dabei über diese Staaten hinaus auszudehnen. Nach ihrer Ansicht sei es mit der UDRP konsistent, einen Schutz auch für außerhalb der EU begründete Markenrechte anzunehmen. Diese Lösung verkennt aber das im Markenrecht geltende Territorialitätsprinzip. Mit ihr würde der Anwendungsbereich außerhalb der EU begründeter Kennzeichenrechte eben doch in unzulässiger Weise über das jeweilige Schutzland hinaus ausgedehnt werden. Dem steht hier nicht zuletzt der Wille des Verordnungsgebers entgegen, der in Art. 10 (1) VO (EG) Nr. 874/2004 ausdrücklich nur auf das Recht der einzelnen (EU-)Mitgliedstaaten Bezug nimmt (siehe dazu auch Bettinger, WRP 2006, 548, 557). Für eine insoweit abweichende Definition der in Art. 21 (1) VO (EG) Nr. 874/2004 näher bezeichneten Rechte sind keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Interactive-brokers - Berechtigt ... aber nicht zum Verkauf

Die Entscheidung im Fall 04438 (interactive-brokers) ist erwähnenswert, weil die Schiedskommission hier - nachdem sie dem Bf. auf Grund seines Firmennamens ein Recht i.S.d. Art. 21 (1) VO (EG) Nr. 874/2004 zugesprochen hatte - feststellte, dass es den Begriffen "interactive" und "brokers" sowohl für sich genommen als auch in kombinierter Form an Unterscheidungskraft mangele. Sie seien - bezogen auf die vom Bf. erbrachten Makler- und Finanzdienstleistungen - als rein beschreibend anzusehen. Damit bestünde auf Seiten des Bg. ein berechtigtes Interesse am Domainnamen, denn es erschiene ungerecht, wenn der Bf. die entsprechende Begriffskombination für sich monopolisieren könne. Weil der Bg. die Domain lediglich bei Sedo geparkt hatte, wurde dann aber - unter Hinweis auf die implizite Verkaufsabsicht - eine Registrierung in böser Absicht angenommen und eine Übertragung an den Bf. angeordnet. Die Entscheidung weicht damit deutlich von der liberalen Haltung ab, die andere Schiedskommissionen - etwa in den Fällen 03396 (citycafe) oder 03848 (packservice) - bezüglich beschreibender Domains eingenommen hatten. In der Entscheidung 01584 (KSB) findet sich sogar die ausdrückliche Feststellung, die Registrierung generischer Domains sei - auch zu Zwecken des Verkaufs - grds. zulässig. Während die nunmehrige Entscheidung vom Ergebnis her durchaus vertretbar sein mag (insbesondere, wenn man anhand einer kurzen Google-Suche feststellt, dass dem Bg. die Existenz des Bf. und damit wohl auch dessen Kennzeichenrechte kaum hätten verborgen bleiben können), erscheint ihre Begründung kaum tragfähig und offenbart, dass im Hinblick auf beschreibende Domainnamen bei der .eu - ADR noch eine recht große Rechtsunsicherheit besteht.

Resümee

Sieht man von den unzureichenden Begründungen in den Verfahren 04423 (sony-ericsson) und 04438 (interactive-brokers) ab, so vermochten die Ergebnisse der .eu-ADR auch im August 2007 zu überzeugen. Im Hinblick auf die Beweispflichten bei der Berufung auf fremde Marken sowie die Behandlung außereuropäischer Kennzeichenrechte wurden Entscheidungen getroffen, denen sich die Schiedskommissionen in zukünftigen Fällen hoffentlich uneingeschränkt anschließen werden.

RA Dipl.-Kfm. Jan Gerd Mietzel/stud. iur. Patricia Prates Bendlin, MMlaw Rechtsanwälte, Ratingen.

Links zum Volltext der näher behandelten Verfahren:

04562 (adina): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04562

04481 (clarins): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04481

04418 (fujinon): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04418

04485 (grundig): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04485

04458 (hullutpaivat, galnadagar): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04458

04438 (interactive-brokers): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04438

04336 (nimm2-lachgummi): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04336

04320 (nuernbergmesse): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04320

04451 (paofc): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04451

04478 (picmg): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04478

04423 (sony-ericsson): www.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=04423


MMR 2007, Heft 10, VIII